こんにちはゲストさん。会員登録(無料)して質問・回答してみよう!

解決済みの質問

特許実施許諾契約の有効性について

小さな会社で知的財産関係を長年一手に引き受けた担当者が突然退職し、その後任になったためたいへん困っている者(発明者欄に名を連ねたことはありますが法律や特許制度には不案内です)が特許実施許諾契約の有効性について質問いたします。

現在、特許A、B、Cの3件の特許(契約書に本件特許との名称で定義されています)について、特許を所有するX社と自社(Y社)との間で通常実施権を受けるための特許実施許諾契約を結んでおります。

(各特許の特許権終了日)
特許A 2014年1月10日、特許B 2015年10月10日、特許C 2019年8月10日
(契約の有効期限日)
2019年8月10日

一般的に特許権終了日が異なる複数の特許が契約書で本件特許と定義されたときには、「(1)全ての特許が契約終了日まで有効として一体に扱われる」のか、「(2)あるいは各特許は個別に扱われ、特許権が完了した特許は契約上においても権利を失うものとされるのか」がわかりません。

具体的に記載いたします。 
2009年6月現在、契約時点(2005年5月)で製造・発売していた製品P群(P1、P2、…、PN)を対象として特許実施料を支払っているわけですが、顧客の要望に答える形で改良を重ねることにより、結果的に特許A、Bには抵触するものの、特許Cには抵触しない形で製品P群を製造することができるようになりました。

ここで先ほどの(2)の考え方を当てはめると、2015年10月11日時点では、特許AおよびBの特許権は終了、特許Cの特許権が未了なので、特許Cのみが契約上の権利を持つことになります。この時点でX社に対し、製品P群は本件特許のいずれの技術的範囲にも属さないと申し出ることができるのでしょうか。

個人的には、契約上本件特許として特許A、B、Cの全体がくくられており、自社が主体的にそのようなかたちで契約を結んだのであるから、たとえ対世的にいくつかの特許(例 特許A、B)が権利終了になったところで、自社に関する契約においては有効期限日までは特許A、B、Cとも全て契約上の権利を有すると思われるのですが、いかがでしょう。
宜しくお教え願います。

投稿日時 - 2009-06-18 22:15:39

QNo.5055268

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

契約の詳細が不明なのですが…もしも、3件の特許にそれぞれ独立した条件が付けられているのであれば権利満了それぞれの時期と権利範囲回避技術の客観化によって単純に結論を出せます。
・製品(商品)の製造(販売かも、製造販売かも…契約内容不明)数を
・特許A、特許Bの個々のライセンスフィー(一個当りの)に乗じて
です。
・特許Cについては、「実施していない」から0(零)円です。

しかし、総括的に条件付けされていたら…内容次第です。
例えば、
「Xは特許A,B,Cを有する
Yは特許A,B,Cの実施許諾を希望する。
Yは、その対価として製品一個当り・・円の支払いをする。」
的な内容であれば、特許Aの権利満了後も特許Bが生きている間は「・・円」の支払いを余儀なくされる可能性(あくまでも、契約の内容次第)があります。
但し、契約締結時は技術的範囲に属しているとされていた特許Cについては、技術改良によって現在は実施対象では無くなっているのですから(但し、権利解釈は契約とは別の問題:後述)、特許Bの権利満了後は、実施数「0」となるでしょう。

権利解釈について:
あなたが侵害しないと判断しても相手が侵害すると判断すれば、訴訟になる可能性があります。当事者双方が納得できる結論を導出するよう留意されるべきでしょう。「専門家の判断に双方が従う」といった取決を前提にするといったように。

(追1)「顧客の要望……改良を重ね」について
技術的な創意工夫がなされたわけですね。新たな侵害の恐れは発生していませんか?また、出願の検討はなされたのですか?…新しい一つの技術は、新たな侵害と出願の「ネタ」そのものです。「勿体無い」結果にならないようにご配慮を。
(追2)特許Cについて
今後の位置付けを明確にしておかれることを…「特許Cは、もう金輪際いらない」なのか「復活の可能性も十分にある」のか…どちらでしょう?また、X社との関係は今後も継続しそうなのですか?仲良くし続けたいのですか?場合によったら、交際費代わりにフィーを払うかなんてことになったりして…

…「これから先」を手当てするのが、知的財産権に携わる者の仕事です。

詳細不明ゆえ、この辺が私の回答の限界です。応援しています。

投稿日時 - 2009-06-19 19:04:28

お礼

クリアーカットなお答えを頂きまして、ありがとうございました(目から鱗が落ちました)。
『「これから先」を手当てするのが、知的財産権に携わる者の仕事です。』-すばらしいお言葉です。 そうですね、おっしゃるようにロングスパンの視野で考えていかなければなりませんね。
いきなり知財担当者になって以来の鬱々とした気持ちが、少し楽になった気がします。
本当にありがとうございました。

(なお、契約についてあまり詳細なことは記載できませんが、特許A、B、Cに対する扱いは個別的ではなく、包括的なものです。)

投稿日時 - 2009-06-21 21:04:10

ANo.3

このQ&Aは役に立ちましたか?

14人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

回答(4)

ANo.4

弁理士です。
以前、メーカーの知財部に勤務していた時に似たようなケースに遭遇しました。
私の場合は、20件前後の特許権と出願とが混在しておりましたが、取り扱いは包括的ではなく、1件ごとに、毎年実施の有無、数量、権利の存続を判定しておりました。ですので、開発担当者と知財担当者(私の同僚)が二人三脚で、ほぼ毎年設計変更を重ね、初年度5,000万ほどのロイヤリティを、5年後くらいに800万ほどまで下げることができました。
その間、改良後の出願を怠らず、不採用の案も含めて毎年10~30件ほど出していたようです。
残念ながら現在はその製品から撤退してしまったようですが、その経験は開発者や知財担当者の個人はもちろん、会社にとっても大きな財産だと思います。

なお、私から言うのも変ですが、touanさんの回答は私の目から見てもすばらしい内容だと思いますので、「良回答20pt」を差し上げてはいかがでしょうか(笑)

投稿日時 - 2009-06-23 19:23:19

お礼

貴重な経験をお教え頂きまして、ありがとうございます。
特許契約は天から降ってきたもの(引き継いだときはそう感じたものです)ではなく、人が創りしもの。それ故努力して、少しでも会社に有利なようかつお互いが納得する形で、現状を改善させて行きたく存じます。

投稿日時 - 2009-06-24 23:35:06

ANo.2

対応を間違えると会社に損害を与える訳ですよね?

 なら,こんな所で聞いていないで,弁理士さんとか特許関係に詳しい弁護士さんとかに相談される方が良いのではないですか?

 あるいは,前任者の方に電話でもして教えてもらうとか。

投稿日時 - 2009-06-19 13:14:49

お礼

前任者および弁理士から回答を受けられたらどれほど助かるかと存じます。
両方には質問したのですが、お答え頂けないようです。ここ数年知財関係の予算が激減しているため、退職した前任者と会社の関係がかなり悪化し終了したこと、弁理士と会社の関係も友好的なものではないことが原因かと思われます。
しかしながらおっしゃるように、事は専門家の助けが必要と思われますので、どうにか弁理士との関係を修復するようにもっていきたく存じます。

投稿日時 - 2009-06-19 22:52:49

特許権終了日って、特許権の消滅する日のことですよね。
特許権が消滅したら、誰でも自由に使えて、
特に契約とかはいらないのですが、
すみませんが質問文から何をしたいのかが良く分かりません。

投稿日時 - 2009-06-18 22:40:59

お礼

契約書において複数の特許が対象となったとき、
「一体のものとして扱うものなのか、個別に扱うことができるのか」ということが趣旨でした。
煩雑な文章にも拘わらずお答え下さい、ありがとうごいざいます。

投稿日時 - 2009-06-19 22:50:26

あなたにオススメの質問